Op 11 augustus 2020 kwam het Hof Den Haag met een spraakmakende uitspraak in hoger beroep in de procedure tussen Lacoste en Hema. Slecht nieuws voor Hema, want anders dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg oordeelde het Hof in hoger beroep dat wèl sprake is van een merkinbreuk. Hema maakt inbreuk op het bekende krokodil-beeldmerk van Lacoste. Dat is wat het Hof ervan vindt.

De feiten

Hema brengt sinds het voorjaar van 2018 het hieronder afgebeelde kinderondergoed op de markt.

Daarop is inderdaad een krokodil-figuur te zien. Een lief beestje dat wel wat weg heeft van “Schnappi” de krokodil. Dus een beetje kinderlijker getekende afbeelding van een krokodil. Logisch, want anders trekt geen kind het hemdje en setje van Hema aan, bang om gebeten te worden. Lacoste stelt dat Hema hiermee (toch) inbreuk maakt op haar bekende krokodil-beeldmerk. Lacoste vordert een verbod op de verhandeling van deze Hema-producten op grond van haar hieronder weergegeven beeldmerken.

Merkinbreuk

Het standpunt van Lacoste is dat Hema de krokodil als een merk gebruikt, want Hema gebruikt het beestje ter onderscheiding van waren. Bovendien lijkt de Hema-krokodil en het beeldmerk van Lacoste zoveel op elkaar dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het winkelend publiek zou kunnen menen dat zij in de Hema-winkel een echt Lacoste hemdje en setje kan scoren, aldus Lacoste.

Een merkhouder (Lacoste dus) kan het gebruik van een teken verbieden:

“wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk”.

Het Hof Den Haag moest zich er dus allereerst over buigen of Hema haar krokodil-figuur gebruikt als merk. Een slechts decoratief gebruik van een krokodil-figuur is immers géén gebruik als merk. Het Hof oordeelt dat sprake is van mekgebruik door Hema. Het Hof baseert dit oordeel onder meer op door Lacoste in de procedure ingebrachte marktonderzoeken waaruit zou blijken dat het publiek de Hema-krokodil niet louter als decoratie ziet.

Op het blauwe hemdje van Hema is de krokodil-figuur aan de voorkant op borsthoogte geplaatst. Het Hof is het met Lacoste eens dat op die plaats op kleding regelmatig een merk staat. Het publiek zal een applicatie op die plaats dan ook met een merk associëren.

Ten aanzien van het grijze setje overweegt het Hof dat het ook vaker voorkomt dat merken op het hele kledingstuk worden aangebracht, voorkant en achterkant, van linksboven tot rechtsonder en andersom. Ook hieraan is het publiek gewend geraakt, zodat niet veel mensen een dergelijk gebruik louter als decoratie zullen opvatten.

Verwarring bij het publiek

Na merkgebruik te hebben vastgesteld oordeelt het Hof vervolgens dat ook sprake is van verwarringsgevaar. Het gaat in beide gevallen om kleding. Het Hof oordeelt dat sprake is van een hoge mate van visuele en begripsmatige overeenstemming. In beide gevallen (dus bij het Hema-kinderondergoed en de Lacoste-kledinglijn) gaat het om een gestileerde actieve krokodil die vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgedrukt met de open bek naar rechts gekeerd. Dat de Hema-krokodil kinderlijker is getekend maakt voor het Hof niet uit. De verschillen zijn aldus het Hof Den Haag veel minder bepalend voor het totaalbeeld van de krokodillen dan de punten van gelijkenis.

Hema heeft nog betoogd dat zij alleen maar onder eigen merk kleding aanbiedt zodat van verwarring geen sprake kan zijn, maar dit argument was koren op de molen voor Lacoste die er meteen op wees dat Hema ook andere merken verkoopt en ook samenwerkt met andere merken waardoor het publiek zou kunnen denken dat er met betrekking tot het kinderondergoed ook een samenwerking met Lacoste bestaat en dat deze lijn met toestemming van Lacoste op de markt is gebracht.

Het Hof Den Haag heeft beslist dat Hema deze merkinbreuk moet staken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze uitspraak of andere vragen over intellectueel eigendomsrecht? Neem gerust contact op met advocaat Milan Gaber.

Dit blogbericht is geplaatst op 31 augustus 2020