In mijn vorige blog heb ik het auteursrecht behandeld. Ik ben toen dieper ingegaan op de vraag of auteursrecht kan bestaan op een geur en/of smaak van een product. De conclusie was dat smaak van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten en dat voor geurwerken hetzelfde lijkt te zullen gaan gelden. Betekent dit nu dat producenten zoals Lancôme nu niks meer kunnen ondernemen tegen imitatieproducten? Nee, want vaak zitten er ook merkenrechtelijke kanten aan zo’n zaak. Daarover meer in dit blog. Wat is een merk, en wanneer is sprake van merkinbreuk?

Internationaal merkenrecht

Merkenrecht is internationaal recht. Nederlandse wetgeving bestaat niet, alleen een merkenrecht dat geldt voor de gehele Benelux en een merkenrecht dat geldt voor de hele Europese Unie. Het merkenrecht ligt vast in de tweede titel van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) èn in een Europese Merkenrichtlijn. De bepalingen in het BVIE en in de Europese Merkenrichtlijn zijn (bijna) identiek: de regeling in het BVIE is namelijk gebaseerd op de richtlijn. Daarom is het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg ook de hoogste rechter in merkenzaken.

Verkrijgen en duur van een merkrecht

Anders dan het auteursrecht, dat vanzelf ontstaat, moet een merk worden ingeschreven wil het een merkrecht verkrijgen. Inschrijving kan bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of bij het Europese merkenbureau (EUIPO).

Artikel 2.1 lid 1 BVIE bepaalt dat als merken worden beschouwd “benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden”. In de vertaalslag naar de praktijk gaat het dan meestal om woordmerken (bestaande uit één of meer woorden: de artiest André Rieu heeft zijn naam bijvoorbeeld als woordmerk ingeschreven) en beeldmerken (logo’s met of zonder tekst: denk bijvoorbeeld aan het merkteken van Lacoste, de krokodil al dan niet samen met het woordmerk Lacoste).

Niet alle merken zijn vatbaar voor inschrijving. Een belangrijk criterium is dat het merk een zogenaamd “onderscheidend vermogen” moet hebben, dit wil zeggen: dat het publiek er een merk in kan herkennen. Daarvan is geen sprake als een merk te beschrijvend is. Het woord “auto” of “brommer” is een voorbeeld van een beschrijvend merk. De inschrijving van puur beschrijvende merken wordt geweigerd. Het woord “auto” kan dus niet worden ingeschreven als merk, maar het woord “Audi” als woordmerk bijvoorbeeld weer wel. Ook combinaties van beschrijvende woorden kunnen geen merk zijn: ”Biomild” voor een natuurlijk milde yoghurt heeft het bijvoorbeeld niet gered.[1]

Een merkinschrijving is tien jaar geldig, maar deze inschrijving kan steeds met tien jaar worden verlengd. De merkhouder moet alleen voorkomen dat zijn merk verdampt tot een “soortnaam” (waarover hierna meer) en hij moet zijn merk wel normaal blijven gebruiken (lees: hiermee actief zijn en blijven). Hieruit volgt dat een merkrecht onbeperkt kan voortduren.

Merkinbreuk

De merkinbreukcriteria staan in het BVIE opgesomd in artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d. De Europese Merkenrichtlijn kent inhoudelijk dezelfde bepalingen.

merkinbeuk sub a: piraterij

Op grond van “sub a” kan de merkhouder het gebruik van een teken door een ander verbieden wanneer: i) dat teken gelijk is aan zijn merk, ii) in het economisch verkeer wordt gebruikt en iii) voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het moet dus gaan om een teken dat precies gelijk is aan het merk (bij iedere waarneembare afwijking sneuvelt een beroep op sub a), dat gebruikt wordt in de handel en tevens voor dezelfde waren of diensten. Het nep-Lacoste poloshirt is hier een duidelijk voorbeeld van. Met andere woorden, de regelrechte piraterij. De producenten van nepartikelen willen dan ook wel eens kleine afwijkingen toepassen om niet voor piraterij op de sub a-grond te worden aangeklaagd: de krokodil op het nep-Lacoste poloshirt wordt daarom dan ook wel eens van een kleine aanpassing voorzien door bijvoorbeeld de oogjes in te kleuren of de staart iets korter te maken.

merkinbreuk sub b: gevaar van associatie (verwarringsgevaar)

In veel merkenzaken gaat het echter niet om het gebruik van een identiek teken, maar iets dat wel heel erg veel lijkt op het merk, en niet om identieke maar soortgelijke waren. De merkhouder kan dan in actie komen en het gebruik van het concurrerende teken verbieden “wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk”. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval in kwestie. Daarbij wordt uitgegaan van de waarneming door de gemiddelde consument van deze waren of diensten. Tegen de producent van het nep-Lacoste shirt met kleine aanpassing van de staart van het beestje kan dus worden opgetreden krachtens de sub b-grond. Maar de houder van het merk “Ajax” voor brandblussers kan op de sub b-grond geen bezwaar maken tegen gebruik van hetzelfde woordmerk voor schoonmaakmiddelen. Immers zijn brandblussers en schoonmaakmiddelen geen soortgelijke waren.

merkinbreuk sub c: ruimere bescherming voor bekende merken (parasiteren)

De houder van een “bekend” merk kan het gebruik van een teken ook verbieden “wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

Bols, de merkhouder van het jenevermerk “Clareyn’ (“Ha fijn, ha fijn, een borrel van Clareyn”) heeft op deze grondslag (afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar merk) met succes bezwaar gemaakt tegen het schoonmaakmiddel met de naam “Klarein”.[2]

Het spiegelbeeld hiervan, dus het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk, heeft zich onder meer voorgedaan in de wereld van de nep-parfums. In de zaak “L’Oréal/Bellure” heeft het Europees Hof van Justitie inzake het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk van L’Oréal overwogen dat daarvan sprake is “wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden”.[3]

merkinbreuk sub d: gebruik anders dan als merk

Deze grond biedt de merkhouder de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

Dit inbreukcriterium betreft dus het gebruik van andermans merk anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, bijvoorbeeld als handelsnaam (ter onderscheiding van een onderneming), domeinnaam of een te ver gaande schadelijke parodie.

Opletten!

Hiervoor heb ik al kort aangegeven dat een merkrecht na tijdige verlenging in beginsel onbeperkt kan voortduren. De merkhouder moet alleen voorkomen dat zijn merk verdampt tot een “soortnaam” en hij moet zijn merk wel normaal blijven gebruiken (lees: hiermee actief zijn en blijven). Een merk kan namelijk vervallen worden verklaard als “het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden” (artikel 2.11 lid 1 sub d BVIE jo. artikel 2:26 lid 2 sub b BVIE). Zo is “Spinning” een generieke naam geworden waarmee een soort training wordt aangeduid waardoor dit merk (ter onderscheiding van home trainers – stationaire fietsen) vervallen werd verklaard. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met aspirine, linoleum en vaseline: ooit merken, maar nu verdampt tot soortaanduidingen. Wil de merkhouder verdamping van zijn merk tot soortnaam voorkomen, dan zal hij attent moeten blijven op het gebruik van zijn merk door anderen en daartegen steeds in actie moeten komen.

Andersom kunnen puur beschrijvende tekens zodanig evolueren dat zij op enig moment onderscheidend vermogen krijgen en daardoor later toch als merk ingeschreven kunnen worden. Dit fenomeen heet “inburgering”. Een heel bekend voorbeeld is de slogan “Have a break!” Iedereen voegt hier automatisch aan toe “Have a KitKat!” Daarmee is de slogan “Have a break!” ingeburgerd als merk van Nestlé voor chocolade.[4]

Advies nodig?

Heeft u vragen over auteursrecht of merkenrecht? Neem dan gerust contact op met Milan Gaber

 

 


[1] HvJ EG 12-02-2004, C-265/00, Campina/BMB.

[2] Benelux-Gerechtshof 1-3-1975, NJ 1975, 472, Bols/Colgate.

[3] HvJ EG 18-6-2009, C-487/07, L’Oréal/Bellure.

[4] HvJ EG 7-7-2005, C-353/03, Nestlé/Mars.